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Das beachtliche Verständnis des Fachmanns nach aktueller BGH-Rechtsprechung am Beispiel der BGH-Entscheidung – Teilreflektierende Folie

Hintergrund

I. Nach Art. II §6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG ist ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Gemäß ständiger Rechtsprechung des BGH (XZR 161/12 – Wundbehandlungsvorrichtung) ist der danach maßgebliche Inhalt der Anmeldung anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Entscheidend ist dabei, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann. Als ursprünglich eingereichte Unterlagen sind im Falle einer aus einer PCT-Anmeldung hervorgehenden europäischen Patentanmeldung die ursprünglich eingereichten PCT-Anmeldungsunterlagen zu verstehen.

Beim Anmelden einer aus einer PCT-Anmeldung hervorgehenden europäischen Patentanmeldung kann beispielsweise das Prioritätsrecht einer vorangegangenen deutschen Gebrauchsmusteranmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in den ursprünglichen Unterlagen der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit (für den Fachmann) als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist. Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich also um dieselbe Erfindung handeln. Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldeunterlagen zu ermitteln. Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung. (BGH, XZR 107/12 - Kommunikationskanal).

Die vorliegende Entscheidung setzt sich im Wesentlichen mit der Frage auseinander, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann, auch im Hinblick auf den anzusetzenden Maßstab bei der materiellen Prioritätsbeanspruchung.

Sachverhalt

Der Beklagte ist Inhaber des am 13. Januar 1999 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Streitpatents, das bereits ein Einspruchsverfahren durchlaufen hat. Das europäische Streitpatent beansprucht im Wesentlichen die Verwendung eines Bildprojektors zum Darstellen sich bewegender Bilder im Hintergrund einer Bühne (auch als „Geistertrick“ bei Bühnenaufführungen bekannt). Das europäische Streitpatent ging aus einer PCT-Anmeldung hervor, die die Priorität einer am 20. September 1995 eingereichten deutschen Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch nimmt.

Im Einspruchsverfahren hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts in ihrer Entscheidung vom 16. November 2001 das Streitpatent beschränkt aufrechterhalten. Anspruch 1 des Streitpatents nach Einspruch betrifft die Verwendung eines Bildprojektors, einer reflektierenden Fläche und einer glatten, transparenten und teilreflektierenden Folie zur Wiedergabe von Bildern im Hintergrund einer Bühne oder dergleichen. Die reflektierende Fläche ist dabei auf dem Bühnenboden angeordnet, und die Folie befindet sich zwischen Boden und Decke der Bühne verlaufend so, dass sich der an der Bühnendecke angebrachte Bildprojektor an einer vor der Folie liegenden Stelle befindet. Das vom Bildprojektor projizierte Licht wird dabei zuerst von der reflektierenden Fläche teilweise auf die Folie reflektiert wird, so dass aus dem reflektierten Licht ein virtuelles Bild im Hintergrund der Bühne entsteht. Die Folie hat dabei eine Fläche von mindestens 3m mal 4m und steht unter Zugspannung.

Bemerkenswert ist hierbei, dass die im Einspruchsverfahren neu hinzugekommenen Merkmale („teilreflektierende Folie“, „Folie hat eine Fläche von mindestens 3m mal 4m und steht unter Zugspannung“) bereits der PCT-Anmeldung nicht wortwörtlich entnehmbar waren, aber dennoch von der Einspruchsabteilung des EPA zum damaligen Zeitpunkt (2001) als offenbart betrachtet wurden. Interessant wäre hier gewesen, wie eine Beschwerdekammer des EPA diesen Sachverhalt beurteilt hätte. Mit einer vergleichbaren Entscheidung kann unter der derzeitigen Anwendung des Art. 123(2) EPÜ durch das EPA jedenfalls – wenn überhaupt – nur in seltenen Ausnahmefällen gerechnet werden.

Die Klägerin macht nun mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe auf unzulässiger Erweiterung und sei nicht patentfähig. Als Stand der Technik sei darüber hinaus auch die deutsche Gebrauchsmusteranmeldung selbst zu berücksichtigen, da das Streitpatent das Prioritätsrecht der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung nicht wirksam in Anspruch nehme, und demnach die ursprünglich prioritätsbegründende Gebrauchsmusteranmeldung dem Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich entgegensteht. Ferner wurde von der Klägerin geltend gemacht, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber verschiedener Kombinationen der Dokumente des Stands der Technik beruht (die hier außer Betracht bleiben).

Das Patengericht hat das Streitpatent in seiner erteilten Form sowie auf Basis der eingereichten Hilfsanträge (deren Ansprüche die neu hinzugekommenen Merkmale weiter beinhalten) als nichtig angesehen, da das Streitpatent zum einen über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Form hinausgehe, aufgrund der Tatsache dass der Begriff „teilreflektierend“ durch den Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht entnommen werden kann. Das vorhandene Merkmal, dass die Folie 30%-50%, vorzugsweise 30% des auf sie treffenden Lichts reflektieren soll, gäbe keine Basis für diese nicht offenbarte Verallgemeinerung. Weiterhin sei das Merkmal, dass die Folie eine Fläche von mindestens 3m mal 4m aufweise, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offenbart, wodurch das Streitpatent die Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung nicht wirksam in Anspruch nehme und damit diese als Dokument des Stands der Technik für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents in Betracht gezogen werden kann. An dieser Stelle muss hervorgehoben werden, dass in der vorausgehenden deutschen Gebrauchsmusteranmeldung keinerlei Maßangaben in Zahlenwerten für die Größe der Folie zu finden sind, und sich ein Größenverhältnis zwischen Folie und vortragender Person bzw. Bildobjekt lediglich aus einer beispielhaften schematischen Zeichnung herleiten lassen kann, wenn überhaupt. Das folglich unterscheidende Merkmal, i.e. dass die Folie eine Fläche von mindestens 3m mal 4m aufweise, ergäbe sich ferner für den Fachmann ohne erfinderische Tätigkeit aus der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung. Der Versuch des Beklagten, einen Prioritätsdisclaimer einzuführen, wurde von dem Patentgericht als nicht zulässig erachtet.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs in der Berufung

Der BGH kam in dem nachfolgenden Berufungsrechtszug zu dem Ergebnis, dass die Auffassung des Patentgerichts unter anderem aufgrund der nachfolgenden Ausführungen unzutreffend sei:

Es sei zutreffend dass die Folie in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen an keiner Stelle als „teilreflektierend“ bezeichnet wird. Dennoch sei der Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik durch das ursprünglich offenbarte Merkmal, dass die Folie 30%–50%, vorzugsweise 30% des auf sie treffenden Lichts reflektieren soll, in Verbindung mit den Figuren sowie anbetracht des im einleitenden Teil der ursprünglichen Anmeldeunterlagen gezogenen Vergleichs mit dem Geistertrick hier in der Lage, zu erkennen, dass die Folie das Licht teilweise reflektiert. Entsprechend ist den ursprünglichen Anmeldeunterlagen damit unmittelbar und eindeutig entnehmbar, dass die Folie teilreflektierend ist.

Der Umstand, dass die deutsche Gebrauchsmusteranmeldung keine konkreten Angaben zu den Maßen der Folie enthält, führt nicht dazu, dass das Streitpatent deren Priorität nicht in Anspruch nehmen kann. Das Fehlen von Maßangaben lege sogar nahe, dass der Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen die Verwendung von Folien unterschiedlicher Größe umfasst. Die deutsche Gebrauchsmusteranmeldung spricht ganz allgemein von Film- und Bildvorträgen vor Zuschauern, was zur Folge hat, dass ein sehr breiter Bereich von Foliengrößen in Betracht kommt. Die deutsche Gebrauchsmusteranmeldung offenbart damit mittelbar, ohne sich auf bestimmte Maßangaben festzulegen, eine breite Bereichsangabe, die nur durch den Begriff der Bühne begrenzt wird und jedenfalls übliche Bühnengrößen umfasst. Es kann dabei dahinstehen, ob in einem solchen Fall damit zugleich alle innerhalb dieses Bereichs liegenden Einzelwerte oder Teilbereiche als offenbart anzusehen sind. Eine Mindestfläche der Folie von 3m auf 4m kann der Fachmann der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung in jedem Fall unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung daraus entnehmen, dass die Figuren ein Verhältnis von Folie zu Bühnengröße (Bühnenbreite und Bühnenhöhe) sowie ein Verhältnis von Bühnengröße zu einer vortragenden Person sowie einem gezeigten Bildobjekt offenbaren, die eine Fläche der Folie von mindestens 3m auf 4m deutlich erkennen lassen. Der Umstand, dass die deutsche Gebrauchsmusteranmeldung auch andere Gestaltungen umfasst, bei denen kleinere Folien verwendet werden, steht danach der Inanspruchnahme des Prioritätsrechts der Voranmeldung nicht entgegen.

Leitsatz

Die Priorität einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthält, kann jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen werden, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart ist.

Fazit

Gemäß der vorliegenden Entscheidung muss eine derartige „breite“ Bereichsangabe keine expliziten Maßangaben aufweisen, sondern kann sich aus der Bedeutung eines Begriffs ergeben, der diesbezüglich übliche Größenverhältnisse umfasst.

Der Fachmann im Sinne des deutschen Patentrechts kann demnach u.U. neben der Fähigkeit, eine Verallgemeinerung einer Eigenschaft aus Werteangaben und vergleichender Beschreibung abzuleiten, in der Lage sein, Maßangaben aus allgemein üblichen Größenverhältnissen eines Gegenstands sowie aus einer reinen Figurenanalyse im Hinblick auf diesen Gegenstand mittelbar herzuleiten.

Eine deutsche Patentanmeldung stellt in dieser Hinsicht eine attraktive Alternative zu einer eventuell problematischen EP-Patentanmeldung dar.

Weiterführende Anmerkung

Anbetracht dieser Entscheidung des BGH sowie im Hinblick auf eine Vielzahl von dazu konträren Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA in dieser Hinsicht in den letzten Jahren wird es spannend, wie das Einheitliche Patentgericht ab voraussichtlich 2017 derartige Fälle entscheiden wird.

Quelle: BGH vom 15. September 2015, X ZR 112/13